상표 사용 승낙과 등록은 다른 문제
유명인 이름·상호·예명 등은 상표 등록 불가

내 이름 걸고 사업하고 싶은데
이미 상표권이 등록됐다면?
일반 상거래 관행 따라 상호로 사용 OK
이미 유명 상표라면 상표권 침해 가능성도

가수 영탁과 예천양조에서 제조하는 영탁막걸리 ⓒ예천양조

최근 영탁막걸리가 이슈다. 막걸리 제조업체인 예천양조 주식회사는 우리가 잘 알고 있는 TV 조선 '미스터 트롯'에 출연해 인기를 얻은 가수 영탁을 막걸리 제품의 전속 홍보 모델로 기용했다. 전속 계약을 맺기 약 3개월 전인 2020년 1월, 예천양조는 '영탁'이라는 표장으로 막걸리를 지정상품으로 해 상표출원을 했다. 계약 종료가 다가오면서 양측의 의견차가 생겼고, 계약 연장 여부가 불투명해졌다. 

예천양조는 이제 널리 영탁막걸리로 알려진 제품의 이름을 바꾸고 싶지 않고, 영탁의 팬들이 보기에는 예천양조가 영탁의 이름을 사용해 인기를 얻고, 막걸리의 인지도를 높였는데, 재계약은 하지 않고 영탁이라는 이름만 계속 사용하려는 의도는 아닌가 하는 의구심이 든다.

특허청은 지난 4월19일 예천양조가 출원한 상표를 거절했다. 널리 알려진 연예인 박영탁의 예명인 '영탁'과 동일하기 때문에 등록할 수 없으며, 등록을 위해서는 저명한 타인의 승낙서를 제출해야 한다는 것이다. 상표법에서는 저명한 다른 사람의 이름이나 상호·예명 등을 포함하는 상표 등록을 금지하고 있다. 과거 걸그룹인 '2NE1'이나 트로트 가수 '송가인'을 상표명에 포함해 출원한 제삼자가 상표 등록에 실패한 것과 유사한 이치이다.

여기서 주목할 것은, 영탁이라는 '상표의 사용' 승낙을 받았더라도 '상표 등록을 받을 수 있는 권리'에 대해서는 별도의 승낙서가 필요하다는 점이다. 예천양조와 영탁이 전속모델 계약을 맺어서, 막걸리 이름에 '영탁'을 붙여서 '사용'해도 된다고 했다는 이유만으로, '영탁'이라는 상표권 '등록'까지 허락한 것은 아니라는 것이다. 상표권은 해당 상표를 사용할 권리와 다른 사람이 유사한 상표를 사용할 수 없도록 할 권리를 모두 포함하기 때문이다. 그러니까, 사용 허락을 받았다는 것만으로 해당 상표권에 주어지는 독점권에 대한 허락까지 받았다고 볼 수는 없어서, 영탁의 승낙서를 특허청에 제출하지 않는 한 예천양조는 출원 상표 등록이 쉽지 않을 것이다.  

만일 누군가 내 이름을 상표권으로 해 나와 동종업으로 먼저 등록했다고 해보자. 그렇다면 나는 내 이름으로 된 상표를 사용할 수 없는 걸까? 그렇지는 않다. 상표법에서는 상표권의 효력을 제한하는 규정을 두고 있는데, 자기의 성명, 상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 경우는 상표권을 침해하지 않는다.  또, 만약 내가 쓰는 예명이나 약칭이 저명해졌다면, 이런 경우에도 상표권을 침해하지 않는다. 

자신의 성명을 상호나 상표로 사용하고자 하는 것은 인간의 자연스러운 욕구고, 자신의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단으로 흔히 쓰이기 때문이기도 하다. 이런 경우에는 상표권의 금지적 효력이 미치지 않도록 제한했다. 따라서, 누군가 내 이름으로 상표권을 등록했더라도 본인 이름은 간판에 상호로 사용할 수 있는 것이다. 

단 제한이 있다. 일반적인 상거래 관행에 따라서 사용하는 경우에만 먼저 등록된 상표권을 침해하지 않는 것으로 본다. 디자인하거나 색깔 등을 입혀서 특별한 식별력을 갖게 해서는 안 된다. 

또, 먼저 등록된 상표권이 이미 유명해서 누구나 이름만 보더라도 해당 업체를 떠올리게 된 경우라면, 나는 내 이름을 사용하는 것이지만 소비자들은 해당 업체를 떠올리고 제품이나 서비스를 구매할 수도 있을 것이다. 이런 경우에는 부정경쟁 목적이 있다고 판단해 해당 상표권을 침해하게 될 수 있다. 연예인의 이름과 동일한 이름으로 동종 사업을 할 때 조금 더 면밀히 살펴야 하는 이유이다.

이런 복잡한 결론이 나는 이유는 등록된 상표권의 효력과 자신의 성명을 이용하는 현실적 사용 사이의 조정을 도모하면서, 소비자들에게 혼동을 주지 않기 위한 상표법의 취지를 모두 살려야 하기 때문이다. 최근 많은 여성들이 액세서리나 의류 등 패션 업계나 제빵 업계에 활발히 진출하고 있는데, 해당 분야는 특히 연예인들이 활발히 진출하고 있는 사업 분야이기도 하다. 내 이름이 유명 연예인의 이름과 같다면, 사업할 때 본인의 이름을 붙이고자 한다면, 한 번 더 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

김지우 다선특허법률사무소 대표변리사·기업기술가치평가사 ⓒ여성신문

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김지우 다선특허법률사무소 대표변리사/기업기술가치평가사 jwkim@dahsunip.com